Merkinbreuk bij revisie van machines?

machine

Q: wij willen met een aantal engineers een onderneming starten in het reviseren van merkmachines. Nou hebben we gehoord dat we dan problemen kunnen krijgen met de makers van de machines, hoe zit dat eigenlijk? 

A: een terechte vraag. Aangezien jullie niet de eerste zijn met een dergelijk bedrijf (denk alleen al aan alle refurbished-iPhonebedrijven) kan het dan ook niet anders dan dat hier zich eerder een rechter over heeft gebogen. De wet zegt het als volgt: je mag niet het merk van een ander gebruiken  “indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk” (verboden suggestie van een economische band). Verder mag de merkhouder niet protesteren tegen verdere verhandeling van zijn machines als die machines ooit door de merkhouder of met diens toestemming in de EU in het verkeer zijn gebracht (de zogeheten “uitputting”, je merkrecht is dan “uitgeput”. Uitzondering op die uitputtingsregel is de situatie waarin er “gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is” (verslechterde toestand van de waar). In een recente rechtszaak verdeelde de rechter de revisies in drie categorieën:

  • wijzigingen die beperkt blijven tot het ontmantelen, schoon maken en opnieuw opbouwen van de machines waarbij slijtonderdelen zo nodig worden vervangen: mag gewoon, zelfs als de vervangende onderdelen niet origineel zijn.
  • Wijzigingen die leiden tot direct gevaar: mag niet.
  • wijzigingen als gevolg van het aanpassen van de machines aan de specifieke wensen van de klant. In het kader van verslechterde toestand van de waar: zo lang je duidelijk maakt dat jij de machines hebt gereviseerd en niet de merkhouder, is dit niet schadelijk voor de reputatie van de merkhouder. In het kader van een verboden suggestie van een economische band tussen jouw onderneming en die van de merkhouder: het toevoegen van je eigen naam op de gereviseerde machine is nodig om duidelijk te maken dat jij (en dus niet de merkhouder) de machine hebt gereviseerd en is dus geen merkinbreuk maar een noodzakelijk iets.


17 oktober 2017. Deze Q&A verscheen eerder op Engineersonline.

mr. Hub Dohmen,
Dohmen advocaten - in techniek
e: h.dohmen@dohmenadvocaten.nl
twitter: http://twitter.com/hdohmen
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Specialist machines nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom (IE), techniek en ICT, kunst en design. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 
Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01