De samenwerkingspartner die het merk deponeert staat op voorsprong

(ga direct naar “Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?”)

 

Stukgelopen samenwerkingen leiden frequent tot rechtszaken. Heet hangijzer is dan vaak de vraag wie de intellectuele eigendomsrechten heeft. Daarbij is het ook de rechter niet altijd duidelijk wie nu welke rechten heeft. Vaak is het partijen zelf ook niet duidelijk, omdat er niets over is afgesproken en er al helemaal niets over op papier staat. In een bodemzaak zal de rechter uiteindelijk wel een recht definitief moeten toewijzen. Soms is er echter zodanige spoed dat de rechter in een bodemzaak een van partijen tijdelijk als rechthebbende aanwijst totdat er een vonnis is. Zo ook in de volgende kwestie.

Van wie is het magazine?

De bedenker en tevens hoofdredacteur van ‘Pindah magazine’ had Stichting Indomedia opgericht, speciaal voor het Pindah magazine project. Uitgeverij Mimm had de eerste editie uitgegeven. Indomedia wilde dat Pindah magazine een eenmalige uitgave zou zijn, zo begreep ik uit diverse nieuwsberichten. Uitgeverij Mimm wilde tegen de wens van Indomedia een nieuwe editie uitbrengen. De uitgever startte een procedure om het recht te krijgen een nieuwe uitgave te maken, en om als ‘eigenaar’ te worden aangewezen van het merk Pindah en de Pindah-domeinnamen. Indomedia vroeg de rechter om Mimm voorlopig ieder gebruik van de naam ‘Pindah’ te verbieden, en om van alles van internet te verwijderen. In de overeenkomst tussen beiden stond immers dat Indomedia aan Mimm het recht verleende om de naam ‘Pindah’ te gebruiken. Dat is een licentie en dus is Indomedia eigenaar van het merk Pindah. Dat vond Indomedia in elk geval.

De deposant van het merk is in in beginsel de eigenaar

De rechter oordeelde echter dat Mimm het merk had gedeponeerd en dus vooralsnog als eigenaar van het merk moest worden gezien. Indomedia kon zich dus niet beroepen op ‘haar’ merk. De rechter betrok natuurlijk ook andere elementen bij zijn belangenafweging, zoals grote financiele gevolgen voor Mimm en het feit dat sommige gevolgen van het gevraagde verbod niet ongedaan kunnen gemaakt. Duidelijk werd echter wel dat je als deposant van een merk op 1-0 voorsprong staat.

Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?

Als je een samenwerking aangaat met een ander, maak dan duidelijke afspraken, ook over intellectuele eigendomsrechten. Als er intellectuele eigendom te registreren valt, zorg daar dan voor. Tenzij er sprake is van depot te kwader trouw, heeft de deposant vaak een voorsprong bij problemen met de samenwerkingspartner.


Lees-verder-tips:

  • 4 oktober 2021: Merkkapers deponeren merken niet met als doel om het merk te gebruiken maar om te speculeren en om achter andere gebruikers aan te gaan. Wat is daar tegen te doen? Onze Jan Smolders legt het aan de hand van voorbeeldzaak EBB/Samsung uit in deze column voor Emerce.
  • 23 september 2021: Wil je een bepaald woord als merk gebruiken, en kom je tot de ontdekking dat dit woord of iets dat er op lijkt al als merk is geregistreerd? Dat hoeft niet meteen het einde te betekenen. Want gebruikt de concurrent het woord eigenlijk wel? Column van onze Jan Smolders.
  • 27 augustus 2021: Als een merk een soortnaam is geworden, biedt dat kansen voor de concurrent en risico's voor de merkhouder. Lees in Jacuzzi's, Center Parcs en doorhaling soortnamen als merk welke dat zijn. Artikel van onze Jan Smolders.
  • Algemene informatie over merkenrecht.

Hub Dohmen, 21 oktober 2021.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Zijn wij de beste advocaat merkenrecht in Nederland? Vind het uit tijdens ons spreekuur. Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in merkenrecht. No cure no pay mag niet in Nederland, maar we helpen u wel graag verder op onze gratis spreekuren 013-5821987.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01