Merkinbreuk met regulier gekocht merkproduct?!

bron:pixabay

 

Merkproduct

We adviseerden een cliënt die – kort samengevat – op reguliere wijze een - bekend - merkproduct inkocht. Hij verwerkte dit product in een eigen product dat hij vervolgens op de markt bracht. In zijn reclame gebruikte hij ook het merk van het door hem ingekochte merkproduct. “Detail”: hij modificeerde het merkproduct voordat hij het toepaste in zijn eigen product. Mag dat?

 

Uitputting

Ja, het was een uitputtende tijd voor deze ondernemer, met al het testen, fouten maken, modificeren, verbeteren, opnieuw testen enzovoort. En nee, dat is niet de uitputting die hier de beslissende rol speelde ... Ik bespreek de situatie hier zonder namen te noemen en zonder het product van onze cliënt te beschrijven; dat zou tot herkenning kunnen leiden. Ik hou het kort en algemeen, omdat veel afhangt van de concrete situatie.

Recht merkhouder

Artikel 2.20 BVIE (Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, voor de Benelux) en 9 Umv (Uniemerkenverordening: voor de EU) geven de merkhouder het uitsluitend recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door een ander (voor dezelfde waren enzovoort). Artikel 2-23 lid 3 BVIE en 13 lid 1 Umv bepalen dat de merkhouder dat recht niet meer heeft met betrekking tot waren die met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht. Dat noemen we ‘uitputting’ van het merkrecht van de merkhouder. Logisch toch? Als je op een reguliere manier een merkproduct koopt, mag je het merk gebruiken als je over dat product communiceert, ook als je het doorverkoopt. Ik ga er daarbij vanuit dat je dat netjes doet en dus de reputatie van de merkhouder niet schaadt en dat je niet op onjuiste wijze profiteert van het merk en dergelijke.

Modificatie

Echter, artikel 13 lid 2 Umv en 2-23 lid 3 BVIE bepalen dat er geen sprake is van uitputting en dat de merkhouder zich (dus) nog steeds tegen merkgebruik voor met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren kan verzetten bij wijziging van de waren! Nou wordt de soep ook weer niet zou heet gegeten als hij wordt opgediend. Uit de rechtspraak blijkt dat dit ingrijpende gevolg niet zomaar ontstaat bij iedere verandering. De voorwaarde is dat die wijziging niet van ondergeschikte betekenis is. Wij moesten in het geval van de cliënt – helaas voor onze cliënt – concluderen dat het een forse verandering was. De merkhouder zou zich hiertegen dan ook kunnen verzetten. Een stevige sommatie, met een verbod (“staken en gestaakt houden”), recall, schadevergoeding en veel meer onheil ligt dan op de loer. Dat zou grote financiële risico’s met zich brengen voor dit startende initiatief. “Jammer, maar wel duidelijk”, reageerde de cliënt.

Refurbished

Deze vraag speelt bij veel verschillende situaties, zoals bij ompakken, navullen, bij refurbished, renewed, gereviseerde, remanufactured, gebruikte/tweedehands producten. Vooral die laatste markt van de al-dan-niet ‘behandelde’ gebruikte producten is booming. In alle gevallen van wijziging van de ‘waren’ is het belangrijk om de kijken naar de concrete omstandigheden van het geval. Van een geval waarin het goed afliep voor degene die reviseerde kun je een instructieve samenvatting lezen op de belangrijke site ‘Boek9.nl’ over rechtspraak met betrekking tot Intellectuele Eigendom (waar merkenrecht bij hoort); klik hier.


Hub Dohmen, 22 augustus 2018

Dohmen advocaten
twitter: http://twitter.com/hdohmen
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen
i: www.dohmenadvocaten.nl

Specialist merkenrecht nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in merkenrecht en meer. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 
Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01