Kan mijn ex-octrooilicentienemer de merknaam kapen?

Q: Wij hebben een octrooi. Een ander bedrijf heeft een exclusieve licentie om op basis van dat octrooi een product te maken. Wij hebben de naam van dat product bedacht ten tijde van de onderhandelingen. Die naam staat ook in de licentieovereenkomst. De ander heeft vlak na de start van de samenwerking die naam als merk geregistreerd. Na een conflict (over iets anders) hebben we besloten om de licentieovereenkomst niet meer te verlengen, dus die stopt deze maand. We willen het product zelf gaan produceren. De ander wil nou die merknaam voor een alternatief gaan gebruiken. Kan dat zomaar? De licentieovereenkomst zegt er helaas niets over.

A: Een soortgelijke kwestie speelde onlangs bij de rechter. Ik ga er even vanuit dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt via de mail of iets dergelijks. De merknaam is specifiek voor dit product bedacht. Onder die omstandigheden is het waarschijnlijk dat een rechter zal beslissen dat het merk zó aan het product is verbonden, dat de ander de naam niet voor een soortgelijk product mag gebruiken. Dan rest vervolgens de vraag of ú de naam mag gebruiken. De ander heeft - neem ik aan - reclame-inspanningen verricht en daardoor goodwill gecreëerd op die naam. Het is waarschijnlijk dat een rechter zal oordelen dat u de naam mag gebruiken en dat de ander het merk aan u moet overdragen, maar dat u dan wel de ander zal moeten betalen.


Lees-verder-tips:


Hub Dohmen, 29 april 2020
Deze q&a verscheen eerder op de website van Engineers Online.

http://twitter.com/hdohmen

http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

 

We willen product zelf gaan produceren. Ex-exclusieve-licentiehouder wil merknaam van product voor een alternatief gaan gebruiken.

Zijn wij de beste advocaat merkenrecht in Nederland? Vind het uit tijdens ons spreekuur. Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in merkenrecht. No cure no pay mag niet in Nederland, maar we helpen u wel graag verder op onze gratis spreekuren 013-5821987.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01