Louboutin/Van Haren: nóg geen duidelijkheid rode-zolen-merk

Etappe nummer zoveel in een neverending story (etappe 1 t/m 3 hier hier en hier). Sinds 2013 is schoenenontwerper Louboutin aan het bakkeleien in de rechtszaak tegen schoenendiscounter Van Haren. Een Louboutin (damesschoen met hoge hak en rode zool) begint ongeveer bij EUR 500, bij Van Haren haal je een paar hoge hakjes met rode zool voor een paar tientjes. De rode zool is door Louboutin geregistreerd als merk.  Kern van de discussie: kan de rode zool van een Louboutin überhaupt een merk zijn?

 

Wanneer kan een vorm geen merk zijn?

De Europese Merkenrichtlijn uit 2008 vermeldde dat “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” geen merk kunnen zijn. Voorbeeld: een merk dat bestaat uit een (afbeelding van een) stoel met een bepaalde voor consumenten aantrekkelijke vorm, naar welke vorm die consument zoekt in producten van concurrenten.

Kleur is geen vorm

Die “wezenlijke waarde”  discussie speelt ook in de zaak Louboutin/Van Haren. Het Europese hof verklaart nu (geparafraseerd): “nee, vorm ziet niet ook op andere niet-driedimensionale aspecten zoals kleur, dus de rode kleur op de zool bestaat niet uitsluitend uit een vorm”. Of nog simpeler: een kleur is geen vorm. Daarmee is dus níet de (niet gestelde) vraag beantwoord of een rode zool een merk kan zijn. Voor de duidelijkheid: het merk is het volgende, waarbij Louboutin met de stippellijntjes heeft aangegeven alles dat “niet meedoet” als merk:

 

Teleurstellende uitspraak gelet op toekomstige wetgeving

De zaak die tussen Louboutin en Van Haren speelt en waar nu het Europese hof haar ei over heeft gelegd, is in 2016 daar neergelegd door de Haagse rechter met het verzoek om uitleg over “de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”. Het Europese hof vond de zaak kennelijk zó belangrijk, dat ze de zaak in de “grote kamer” behandelde (vijftien rechters). Het stelt dan ook teleur dat het hof exact antwoord geeft op de vraag van de Haagse rechter, en niet kijkt naar het komende recht. In 2015 kwam er immers een nieuwe Europese Merkenrichtlijn, die in januari 2019 door de EU-landen moet zijn verwerkt in hun nationale wetgeving. Die nieuwe Merkenrichtlijn trekt de touwtjes voor merkdeposanten wat strakker aan: “de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft”. Mijns inziens is de rode kleur van de zool wellicht geen vorm, maar is de kleur misschien iets dat een wezenlijke waarde aan de schoenen geeft: kopen vrouwen die schoenen juist vanwége de rode zool? Het Europese hof had in ieder geval een schot voor de boeg kunnen geven: “had je deze zaak in 2019 aangebracht of breng je de zaak in 2019 opnieuw aan, dan zou het antwoord X hebben geluid”. De beantwoording van de vraag of een oud merk langs de lat van de nieuwe regels kan worden gelegd is immers nog geen gelopen race. Nu worden partijen gedwongen om het hele circus van voor af aan te beginnen. Dit is toch niet waar de EU voor is opgericht?

Slotwoord

Het wachten is nu op een uitspraak van het Europese hof in een andere zaak (Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag) over de vraag of een oud merk langs de lat van de nieuwe regels kan worden gelegd. Als het antwoord op die vraag ‘ja’ is, is het slechts een kwestie van tijd voordat het rodezolenmerk ook aan die nieuwe regels wordt getoetst. Mogelijk wacht de Haagse rechter die uitspraak af alvorens te beslissen. Heeft u ook vragen over merken? Meld het in ons gratis spreekuur!


Lees-verder-tips:

  • 11 december 2014: Rode zolen: merk - waardig? Column van Hub Dohmen over een merk in de vorm van rode zolen van damesschoenen.
  • 25 april 2014 column: Designers moeten creatief blijven. Vorm-kleurmerk rode zolen vernietigd in zaak tussen Louboutin en Van Haren.
  • 8 oktober 2013: column "rode zolen". Een stukje van de schoen onterecht voor eeuwig gemonopoliseerd als vorm-kleurmerk?

4 juli 2018,
Hub Dohmen.

Dohmen advocaten
Sportweg 8
5037 AC Tilburg, Netherlands
t: +31-(0)13-5821987
f: +31-(0)13-5821898
e: info@dohmenadvocaten.nl
twitter: http://twitter.com/hdohmen
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen
i: www.dohmenadvocaten.nl

Specialist merkenrecht nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom (IE), techniek en ICT, kunst en design. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 
Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01